Самые популярные риски, выявляемые в ходе Due Diligence, их последствия и способы предотвращения
Комментируют Елена Шершнёва, советник, руководитель практики юридических проверок, и Кирилл Ляхманов, советник, руководитель практики IP/IT.
Лицензирование интеллектуальной собственности (ИС) – это не только доступ к ценным технологиям и контенту, но и сфера, где могут скрываться серьезные правовые и бизнес-риски. В ходе юридических проверок мы часто видим, что компании не уделяют достаточного внимания ограничениям, связанным с лицензиями. Ниже мы разберем основные риски, связанные с лицензионными соглашениями, и их последствия.
Риски, связанные с условиями договора
➡ Неясность условий лицензии – использование неточных формулировок может поставить под сомнение наличие прав на производные произведения.
➡ Сознательное ограничения использования – зачастую лицензиар ограничивает использование предоставляемых продуктов в рамках своей собственной стратегии; такие ограничения законны благодаря «антимонопольному иммунитету» ИС, и могут помешать бизнес-модели лицензиата.
➡ Неэксклюзивность лицензии – лицензиар может предоставить аналогичные права другим лицензиатам, или использовать продукт самостоятельно.
➡ Вендор-лок - условия, которые затрудняют отказ от использования лицензии.
➡ Неопределенное качество продукта - в соответствии с Гражданским кодексом лицензионный договор считается исполненным в момент предоставления лицензии; качество полученного по лицензии продукта не регулируется законом, и если оно не описано в договоре, то продукт предоставляется «как есть».
Риски, связанные с правовой природой ИС
➡ Отсутствие у лицензиара полноты прав на ИС – в этом случае реальный правообладатель может запретить использование ИС лицензиату.
➡ Неучет перехода прав – если лицензиар продает свои активы или банкротится, лицензиат может потерять доступ к ИС.
➡ «Каскадное» прекращение лицензии - если лицензиар потеряет права на ключевой элемент сложного произведения, то лицензиат рискует потерять права на все произведение в целом.
➡ «Вирусные» ограничения - если объект состоит из нескольких элементов, то условия лицензий на эти элементы могут распространяться и на основной объект.
Финансовые и стратегические риски
➡Высокие расходы на лицензирование – отсутствие контроля за лицензионными платежами могут сделать бизнес-модель убыточной. Это особенно актуально для ИТ-бизнеса, использующего в продуктах множество on-premise решений.
➡Зависимость от правообладателей – компания, зависящая от лицензий, может столкнуться с значительным повышением роялти или отказом в продлении лицензии. Именно такая ситуация произошла с Netflix в начале 2010х годов: правообладатели фильмов и сериалов начали отзывать лицензии, и стриминговый сервис был вынужден вкладывать значительные средства в оригинальный контент.
➡Отзыв лицензий - лицензиар, как правило, сохраняет право отозвать лицензию в любой момент.
Чтобы контролировать эти риски, компаниям следует уделять пристальное внимание управлению портфелем ИС:
✅Определить стратегию управления ИС: структурированная стратегия на основе карты ИС и матрицы выявленных рисков позволит выявить ключевые направления устойчивого развития портфеля прав компании.
✅ Проводить периодический аудит лицензий, и составлять их карту: карта ИС позволяет оценивать влияние лицензий на бизнес
✅ Сформировать и обновлять матрицу рисков ИС: к выявленным рискам можно применять сценарное планирование митигации в ситуациях, когда с лицензией что-то идет не так.
Лицензирование интеллектуальной собственности (ИС) – это не только доступ к ценным технологиям и контенту, но и сфера, где могут скрываться серьезные правовые и бизнес-риски. В ходе юридических проверок мы часто видим, что компании не уделяют достаточного внимания ограничениям, связанным с лицензиями. Ниже мы разберем основные риски, связанные с лицензионными соглашениями, и их последствия.
Риски, связанные с условиями договора
➡ Неясность условий лицензии – использование неточных формулировок может поставить под сомнение наличие прав на производные произведения.
➡ Сознательное ограничения использования – зачастую лицензиар ограничивает использование предоставляемых продуктов в рамках своей собственной стратегии; такие ограничения законны благодаря «антимонопольному иммунитету» ИС, и могут помешать бизнес-модели лицензиата.
➡ Неэксклюзивность лицензии – лицензиар может предоставить аналогичные права другим лицензиатам, или использовать продукт самостоятельно.
➡ Вендор-лок - условия, которые затрудняют отказ от использования лицензии.
➡ Неопределенное качество продукта - в соответствии с Гражданским кодексом лицензионный договор считается исполненным в момент предоставления лицензии; качество полученного по лицензии продукта не регулируется законом, и если оно не описано в договоре, то продукт предоставляется «как есть».
Риски, связанные с правовой природой ИС
➡ Отсутствие у лицензиара полноты прав на ИС – в этом случае реальный правообладатель может запретить использование ИС лицензиату.
➡ Неучет перехода прав – если лицензиар продает свои активы или банкротится, лицензиат может потерять доступ к ИС.
➡ «Каскадное» прекращение лицензии - если лицензиар потеряет права на ключевой элемент сложного произведения, то лицензиат рискует потерять права на все произведение в целом.
➡ «Вирусные» ограничения - если объект состоит из нескольких элементов, то условия лицензий на эти элементы могут распространяться и на основной объект.
Финансовые и стратегические риски
➡Высокие расходы на лицензирование – отсутствие контроля за лицензионными платежами могут сделать бизнес-модель убыточной. Это особенно актуально для ИТ-бизнеса, использующего в продуктах множество on-premise решений.
➡Зависимость от правообладателей – компания, зависящая от лицензий, может столкнуться с значительным повышением роялти или отказом в продлении лицензии. Именно такая ситуация произошла с Netflix в начале 2010х годов: правообладатели фильмов и сериалов начали отзывать лицензии, и стриминговый сервис был вынужден вкладывать значительные средства в оригинальный контент.
➡Отзыв лицензий - лицензиар, как правило, сохраняет право отозвать лицензию в любой момент.
Чтобы контролировать эти риски, компаниям следует уделять пристальное внимание управлению портфелем ИС:
✅Определить стратегию управления ИС: структурированная стратегия на основе карты ИС и матрицы выявленных рисков позволит выявить ключевые направления устойчивого развития портфеля прав компании.
✅ Проводить периодический аудит лицензий, и составлять их карту: карта ИС позволяет оценивать влияние лицензий на бизнес
✅ Сформировать и обновлять матрицу рисков ИС: к выявленным рискам можно применять сценарное планирование митигации в ситуациях, когда с лицензией что-то идет не так.
Контакты
г. Москва, Бизнес-центр «Грузинка 30», Большая Грузинская ул., д. 30А, с.1.
Оставьте заявку
Нажимая кнопку 'Отправить', вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки данных